商標(biāo)是否缺乏顯著性之探討
——第7910069號(hào)“井窖”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟案
申請(qǐng)?zhí)枺?910069
商標(biāo)類(lèi)別：33
商品/服務(wù)項(xiàng)目：白蘭地; 果酒(含酒精); 黃酒; 酒(飲料); 酒精飲料(啤酒除外); 開(kāi)胃酒; 米酒; 葡萄酒; 燒酒; 蒸餾酒精飲料。
申請(qǐng)人：山東扳倒井股份有限公司
案情介紹：
申請(qǐng)人于2009年12月14日提交了第7910069號(hào)“井窖”商標(biāo)（簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)商標(biāo)”）的注冊(cè)申請(qǐng)，該商標(biāo)指定使用在國(guó)際分類(lèi)第33類(lèi)：白蘭地; 果酒(含酒精); 黃酒; 酒(飲料); 酒精飲料(啤酒除外); 開(kāi)胃酒; 米酒; 葡萄酒; 燒酒; 蒸餾酒精飲料等商品上。國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡(jiǎn)稱商標(biāo)局)經(jīng)審查于2010年8月5日作出ZC7910069BH1號(hào)《商標(biāo)駁回通知書(shū)》，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回，理由為：“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標(biāo)用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。申請(qǐng)人不服商標(biāo)局的駁回通知，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出復(fù)審申請(qǐng)，之后經(jīng)訴訟程序，最終申請(qǐng)商標(biāo)獲準(zhǔn)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)，具體情況如下：
一、商標(biāo)駁回復(fù)審階段
申請(qǐng)人復(fù)審理由為：
1、申請(qǐng)商標(biāo)為原告所獨(dú)創(chuàng)的詞匯，具有獨(dú)特的含義和較強(qiáng)的顯著性。
2、申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)原告大量、持續(xù)的使用，已經(jīng)使其與原告產(chǎn)生了唯一的產(chǎn)源聯(lián)系，申請(qǐng)商標(biāo)與原告及其獨(dú)特的釀造工藝、口感和品質(zhì)均形成了密不可分的關(guān)系，使申請(qǐng)商標(biāo)在使用過(guò)程中獲得了更加強(qiáng)烈的顯著性。
駁回復(fù)審決定：
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)審理，于2012年4月26日作出的商評(píng)字［2012］第18188號(hào)決定：第7910069號(hào)“井窖”商標(biāo)由漢字“井窖”構(gòu)成，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標(biāo)用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。申請(qǐng)人提供的證據(jù)中，申請(qǐng)商標(biāo)僅作為商品特點(diǎn)描述性語(yǔ)言，不易使相關(guān)公眾將其作為區(qū)分商品來(lái)源的識(shí)別標(biāo)志，不足以證明其經(jīng)過(guò)使用具有作為商品的顯著性。申請(qǐng)商標(biāo)已構(gòu)成《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》(簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》)第十一條第一款第(二)項(xiàng)所禁止的情形。綜上，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)決定對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)予以駁回。
二、商標(biāo)行政訴訟一審階段
申請(qǐng)人不服商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定，在法定期限內(nèi)向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。請(qǐng)求人民法院判令撤銷(xiāo)被訴裁定。訴訟理由如下：
1、申請(qǐng)商標(biāo)為原告所獨(dú)創(chuàng)的詞匯，具有獨(dú)特的含義和較強(qiáng)的顯著性。“井”源自原告的商號(hào)“扳倒井”，及主要商標(biāo)“國(guó)井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一種?！敖选眱H指儲(chǔ)藏、存放物品的地洞，與釀造白酒的過(guò)程無(wú)關(guān)。白酒在釀造過(guò)程中，一般發(fā)酵過(guò)程均在“窖池”中進(jìn)行，而整個(gè)過(guò)程與水井無(wú)關(guān)，申請(qǐng)商標(biāo)“井窖”與釀酒工藝無(wú)關(guān)；
2、申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)原告大量、持續(xù)的使用，已經(jīng)使其與原告產(chǎn)生了唯一的產(chǎn)源聯(lián)系，申請(qǐng)商標(biāo)與原告及其獨(dú)特的釀造工藝、口感和品質(zhì)均形成了密不可分的關(guān)系，使申請(qǐng)商標(biāo)在使用過(guò)程中獲得了更加強(qiáng)烈的顯著性。申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)并未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定。
原告主要提供了以下證據(jù)：
1、“井窖”商標(biāo)系列白酒銷(xiāo)售發(fā)票及銷(xiāo)售合同；
2、“井窖”商標(biāo)系列白酒廣告及廣告發(fā)票；
3、原告獲得的榮譽(yù)證書(shū)和認(rèn)證證書(shū)。
被告商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)辯稱：堅(jiān)持其第18188號(hào)決定中的意見(jiàn)，本案認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求法院維持第18188號(hào)決定。
被告為證明第18188號(hào)決定合法，向法院提交了下列證據(jù)：1、申請(qǐng)商標(biāo)檔案；2、商標(biāo)駁回通知書(shū)復(fù)印件；3、原告在評(píng)審程序中提交的復(fù)審申請(qǐng)書(shū)及證據(jù)。
一審法院認(rèn)為：本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)是否違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定。
商標(biāo)的顯著特征是指足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的特征，商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否具有顯著性，應(yīng)當(dāng)綜合考慮該標(biāo)識(shí)本身的含義、呼叫和外觀構(gòu)成以及商標(biāo)指定使用商品或者服務(wù)、商標(biāo)指定使用商品或者服務(wù)的相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣、商標(biāo)指定使用商品或者服務(wù)所屬行業(yè)的實(shí)際使用情況等因素。
申請(qǐng)商標(biāo)為“井窖”，原告主張，“井”源自原告的商號(hào)“扳倒井”，及主要商標(biāo)“國(guó)井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一種；“窖”僅指儲(chǔ)藏、存放物品的地洞，與釀造白酒的過(guò)程無(wú)關(guān)?！熬选币辉~并非固定搭配詞，具有商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。被告雖認(rèn)為“井窖”為一種釀酒工藝，但其未能舉證證明“井窖”為一種釀酒工藝。在原告對(duì)“井窖”一詞作出合理解釋的同時(shí)，被告未能證明“井窖”為一種釀酒工藝的情況下，不能認(rèn)定“井窖”為一種釀酒工藝。在“井窖”并非一種釀酒工藝的情況下，申請(qǐng)商標(biāo)“井窖”并未直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)并未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定。
同時(shí)，原告提交的“井窖”商標(biāo)系列白酒銷(xiāo)售發(fā)票及銷(xiāo)售合同、廣告及廣告發(fā)票等證據(jù)，能夠證明申請(qǐng)商標(biāo)在大量、持續(xù)的使用過(guò)程中本身自有的顯著特征得到進(jìn)一步增強(qiáng)，使得相關(guān)公眾完全能將其作為商品來(lái)源與原告的標(biāo)識(shí)加以準(zhǔn)確認(rèn)知，即申請(qǐng)商標(biāo)在使用過(guò)程中取得了顯著性。故第18188號(hào)決定認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定的結(jié)論是錯(cuò)誤的，一審法院予以支持。
綜上，第18188號(hào)決定適用法律不當(dāng)，依法應(yīng)予撤銷(xiāo)。
三、商標(biāo)行政訴訟二審階段
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不服原審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，請(qǐng)求撤銷(xiāo)原審判決，維持第18188號(hào)決定，其主要上訴理由為：
申請(qǐng)商標(biāo)由漢字“井窖”構(gòu)成，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標(biāo)用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。申請(qǐng)商標(biāo)僅作為商品特點(diǎn)描述性語(yǔ)言，不易使相關(guān)公眾將其作為區(qū)分商品來(lái)源的識(shí)別標(biāo)志。
扳倒井公司服從原審判決。
二審法院認(rèn)為：
1、《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定，僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)識(shí)不得作為商標(biāo)注冊(cè)。商標(biāo)的顯著特征是指足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的特征，商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否具有顯著性，應(yīng)當(dāng)綜合考慮該標(biāo)識(shí)本身的含義、呼叫和外觀構(gòu)成以及商標(biāo)指定使用商品或者服務(wù)、商標(biāo)指定使用商品或者服務(wù)的相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣、商標(biāo)指定使用商品或者服務(wù)所屬行業(yè)的實(shí)際使用情況等因素。申請(qǐng)商標(biāo)為“井窖”，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的第18188號(hào)決定認(rèn)為“井窖”為一種釀酒工藝，但商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在訴訟中并未能舉出證據(jù)證明“井窖”為一種釀酒工藝。扳倒井公司稱“井”源自扳倒井公司的商號(hào)“扳倒井”，及其主要商標(biāo)“國(guó)井”、“扳倒井”，是扳倒井公司“井”系列白酒中的一種。申請(qǐng)商標(biāo)為扳倒井公司所獨(dú)創(chuàng)，具有較強(qiáng)的顯著性。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在沒(méi)有任何證據(jù)證明的情況下，就認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定有誤，原審法院依法予以糾正正確。
2、《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定，前款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。本案中，扳倒井公司提交的“井窖”商標(biāo)系列白酒銷(xiāo)售發(fā)票及銷(xiāo)售合同、廣告及廣告發(fā)票等證據(jù)，能夠證明申請(qǐng)商標(biāo)在大量、持續(xù)的使用過(guò)程中本身自有的顯著特征得到進(jìn)一步增強(qiáng)，使得相關(guān)公眾完全能將其作為商品來(lái)源與扳倒井公司的標(biāo)識(shí)加以準(zhǔn)確認(rèn)知，即申請(qǐng)商標(biāo)在使用過(guò)程中取得了一定的顯著性。
綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確、程序合法，應(yīng)予維持。二審法院駁回上訴，維持原判。
本案所涉法律依據(jù)有：
本案審查適用2001年商標(biāo)法。
《商標(biāo)法》第十一條第一款第（2）項(xiàng)：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)......(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的”。
《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)”。
對(duì)企業(yè)的啟示：
一、本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)：
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)是否違反了《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定？
《商標(biāo)法》（2001年《商標(biāo)法》）：
第十一條 僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)識(shí)不得作為商標(biāo)注冊(cè)。
前款所列標(biāo)志經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。
本案申請(qǐng)商標(biāo)被駁回，均因商標(biāo)局和商評(píng)委認(rèn)為，“井窖”作為一種釀酒工藝，以此作為商標(biāo)用在指定使用的燒酒等商品上缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。對(duì)于因缺乏顯著性而不予注冊(cè)的商標(biāo)如何獲準(zhǔn)注冊(cè)？
1、需要證明商標(biāo)本身并不缺乏顯著性。實(shí)踐中并不存在以“井”作為釀酒處所的事實(shí)，更不存在“井窖”此類(lèi)釀酒工藝。對(duì)于上述駁回理由，并無(wú)事實(shí)依據(jù)，而純粹為主觀推斷，這種推斷明顯不能成立。
2、第十一條第二款規(guī)定可以得出的結(jié)論是即使商標(biāo)的顯著性并不強(qiáng)，在經(jīng)過(guò)個(gè)使用后也會(huì)取得或增強(qiáng)顯著性。業(yè)內(nèi)最知名的莫過(guò)于“小肥羊”、“六個(gè)核桃”案例。在“六個(gè)核桃”案例中商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和法院指出：養(yǎng)元公司提供的證據(jù)可以證明，使用被異議商標(biāo)（六個(gè)核桃）的商品銷(xiāo)售區(qū)域至少涉及全國(guó)13個(gè)省和直轄市；養(yǎng)元聘請(qǐng)了梅婷和陳魯豫作為形象代言人在多份報(bào)紙、商場(chǎng)超市招牌、高速路牌、公交車(chē)身等多處刊登了廣告；“六個(gè)核桃”經(jīng)使用獲得消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品榮譽(yù)證書(shū)，被河北省工商行政管理局認(rèn)定為知名商品；養(yǎng)元公司還提供了“六個(gè)核桃”在河北、山東等各地工商行政管理局的受保護(hù)記錄30份。根據(jù)上述事實(shí)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和法院均認(rèn)為，被異議商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用取得了顯著特征，便于識(shí)別，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。本案中申請(qǐng)人所提供的證據(jù)同樣也發(fā)揮的同樣的證明作用。
二、對(duì)企業(yè)的啟示：
1、企業(yè)在選擇商標(biāo)時(shí)，需要聽(tīng)取商標(biāo)專業(yè)人士的建議，盡量選擇具有顯著性的文字進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)。這樣易通過(guò)審查，更降低被同行業(yè)異議的風(fēng)險(xiǎn)。
2、如若企業(yè)對(duì)于所選擇和使用的商標(biāo)必須要體現(xiàn)某一顯著性不強(qiáng)的理念，并且無(wú)法更改，類(lèi)似與本案中顯著性有較大爭(zhēng)議之商標(biāo)，必須做好前期準(zhǔn)備工作：
一方面，企業(yè)要配合代理機(jī)構(gòu)從行業(yè)內(nèi)角度充分證明商標(biāo)為獨(dú)創(chuàng)，并非直接表明商品的質(zhì)量、功能、用途等特點(diǎn)；
另一方面，企業(yè)要配合代理機(jī)構(gòu)提供充分有效的證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用顯著性進(jìn)一步增強(qiáng)。
本案中，即因?yàn)椤熬选鄙虡?biāo)在兩方面皆有所突破，最終申請(qǐng)商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)。在此指導(dǎo)思想下，申請(qǐng)人第7910071號(hào)“井窖經(jīng)典”商標(biāo)同樣經(jīng)過(guò)復(fù)審、訴訟程序獲準(zhǔn)注冊(cè)。
